Значительно труднее оценить новизну при наличии в обороте лишь сходного обозначения.[83] Нужно подчеркнуть, что Закон РФ о товарных знаках понятие сходства исчерпывающим образом не раскрывает. Однако в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 14.4.2) указаны ориентиры для решения данного вопроса: обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Из этого следует, что «совпадение отдельных элементов обозначения само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака».[84]

При проведении исследования новизны отечественная экспертиза выработала определенные принципы установления сходства товарных знаков:[85]

а) недопустимо смешение знаков в торговом обороте и введение тем самым в заблуждение потребителей;

б) оценка сходства обозначений основывается на восприятии их средним покупателем (со средней степенью внимательности и подготовки);

в) руководствуясь особенностями восприятия товарного знака потребителями, в первую очередь выделяются основные моменты сходства, а не различия сравниваемых знаков;

г) при установлении сходства учитываются все возможные аспекты восприятия – зрительные, слуховые, а также общее впечатление, создаваемое знаком. В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака оценка степени сходства обозначений проводится с учетом ряда факторов. Так, при сравнении словесных знаков выявляются звуковое (фонетическое), смысловое и графическое (визуальное) сходство (п. 14.4.2). Наиболее опасным для этих разновидностей обозначений является звуковое сходство, которое обусловливается совпадением длины знака, числа слогов, наличием близких или совпадающих звуков и слогов, расположением близких звуков и словосочетаний по отношению друг к другу и т. д. При этом словесные товарные знаки сравниваются как со словесными обозначениями, так и с комбинированными знаками, в композицию которых входят словесные элементы. Например, в свое время было отказано в регистрации обозначениям «Лумс», «Micalin» из-за того, что указанные знаки обладали значительным сходством с зарегистрированными товарными знаками «Лумз», «Vicalin» для тех же классов товаров.[86]

Основными критериями при экспертизе объемных и изобразительных обозначений являются зрительный образ знака и его смысловое значение. Определенной спецификой обладает проверка на новизну комбинированных знаков, в которых исследуется каждый элемент в зависимости от его характера.

В-пятых, новизну товарного знака не исключает его открытое использование, если оно предшествовало дате подачи заявки, за исключением тех случаев, когда это использование носило столь широкий и продолжительный характер, что знак вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида.[87]

Из анализа рассмотренных особенностей новизны товарного знака можно сделать вывод об относительном характере указанного критерия охраноспособности обозначения.

В литературе выделялась еще одна особенность новизны товарного знака, состоящая в том, что ей могут противопоставляться только применяемые обозначения. Согласно такому взгляду, обозначения, которые ранее служили товарными знаками, но к моменту истребования охраны вышли из употребления, могут приобрести новизну, а фактическая их известность и применение в качестве товарного знака в прошлом не будут для этого препятствием.[88]

Полагаем, что такой подход к новизне обозначений, ранее используемых в качестве товарных знаков и обладающих определенной известностью, но по каким-либо причинам утратившим правовую охрану, является достаточно формальным и не вполне соответствует Закону РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 6). Заметим, что применение указанных обозначений другими лицами в отношении однородных товаров может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и его качества. Поэтому использование известных ранее товарных знаков другими субъектами предпринимательской деятельности вполне можно расценить как недобросовестную конкуренцию. В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ о товарных знаках регистрация подобных обозначений может быть признана недействительной либо в регистрации сразу должно быть отказано согласно п. 3 ст. 6 указанного документа. Однако данные положения Закона РФ о товарных знаках на практике в упомянутых ситуациях учитываются не всегда.