Исследование приведенных норм позволяет сделать вывод о специфике признака новизны товарного знака по сравнению с требованием новизны, предъявляемым к объектам патентного права.

Во-первых, при экспертизе новизны товарных знаков учитываются лишь ранее заявленные или зарегистрированные в РФ обозначения. Регистрация товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного обозначения товарным знаком в нашей стране. Исключением из данного правила являются общеизвестные товарные знаки, в отношении которых установлен специальный правовой режим.

Заметим, что обозначению, отвечающему признаку новизны, может быть отказано в регистрации либо произведенная регистрация будет признана недействительной из-за несоответствия знака другим требованиям Закона РФ о товарных знаках. Однако, на наш взгляд, указанные основания для отказа в регистрации не всегда применяются правомерно. Например, решением Апелляционной палаты, подтвержденным впоследствии решением арбитражного суда г. Москвы, была признана недействительной регистрация товарного знака «Paklan» на имя АО «Московское патентное бюро». Формально указанная регистрация отвечала всем установленным критериям охраноспособности (в том числе признаку новизны), ибо немецкая фирма Paklan GmbH, представившая возражение в Апелляционную палату, имела правовую охрану спорного обозначения лишь на территории ряда зарубежных стран (Германии, Австрии, Франции и др.). Вместе с тем Апелляционной палатой и судом было установлено, что регистрация знака вне территории РФ на имя другого владельца повышает вероятность введения потребителя на территории России в заблуждение относительно изготовителя, поскольку может вызвать у потребителя отношение к товарам, маркируемым знаком «Paklan», как к товарам немецкой фирмы.[81] Как видно, приведенные решения противоречат закрепленному в Законе РФ о товарных знаках критерию новизны. Полагаем, что в рассматриваемой ситуации суд в первую очередь должен был исходить из факта нарушения АО «Московское патентное бюро» антимонопольного законодательства, выражающегося в недобросовестной конкуренции. Однако данный аспект в арбитражном суде должной оценки не получил.

Во-вторых, новизна знака связана с товаром, для маркировки которого он предназначен. Таким образом, новизна знака не означает неизвестности обозначения вообще, а заключается в том, что определенный товар ранее такого обозначения не имел. В связи с этим новизна обозначения определяется не относительно всех использующихся товарных знаков, а лишь в пределах обозначений, применяемых в отношении однородных товаров. В литературе это правило получило название «принцип специализации знака».[82] При сопоставлении знаков с целью определения новизны заявленных обозначений учитываются лишь те, которые используются для обозначения такого же вида товаров.

В-третьих, вопрос новизны знака может быть предрешен оригинальностью исполнения обозначения, ибо в качестве товарных знаков, наряду с абсолютно новыми словами и изображениями, могут быть зарегистрированы используемые знаки, но выполненные в оригинальной графической манере либо являющиеся новыми в иной сфере применения.

В-четвертых, новизна товарного знака означает, что среди известных обозначений отсутствуют не только идентичные ему обозначения, но и сходные, т. е. совпадающие с ним лишь частично. Новизна устанавливается путем сопоставления с зарегистрированными или заявленными к регистрации обозначениями, а также с охраняемыми в РФ в силу международных договоров.

Наличие в коммерческом обороте тождественного обозначения исключает новизну знака и является безусловным препятствием для признания его охраноспособным. Отметим, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака).